11:27

О принципе добросовестности и его влиянии на гражданские правоотношения при рассмотрении споров о защите прав на товарный знак

Обращаясь к теме защиты интеллектуальной собственности и отмечая данную категорию споров как динамично развивающуюся и вызывающую большое внимание со стороны Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее - ВАС РФ), а также учитывая усложнение таких споров и их прецедентное регулирование, в этой статье хотелось бы обратить внимание на принцип добросовестности и его влияние на гражданские правоотношения, а также практику применения судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на примере рассмотрения споров о защите прав на товарный знак, связанных с администрированием доменных имен.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Из подпункта 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ следует, что законодатель наряду с другими упоминает доменное имя в качестве одной из возможных форм использования товарного знака. А размещение товарного знака в сети Интернет прямо признается его использованием.

Вопрос о действии принципа добросовестности и его влиянии на гражданские правоотношения является актуальным среди участников правоотношений, связанных с использованием средств индивидуализации.

Хотя этот принцип прямо не закреплен в ГК РФ, именно он лежит в основе всего нормативного регулирования гражданских отношений. Как указывалось выше, злоупотребление правом, которое является разновидностью нарушения принципа добросовестности, запрещено статьей 10 ГК РФ. Запрет недобросовестных действий содержится также и в статье 10.bis Конвенции об охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20 марта 1883 года (далее - Парижская конвенция), согласно которой государства должны обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, под которой понимаются действия, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Недобросовестные действия имеют различные формы, которые трудно исчерпывающим образом закрепить на законодательном уровне. По этой причине определение (оценка) конкретных форм недобросовестных действий возлагается на судебную практику.

Очевидно, что целью лица, использующего чужие средства индивидуализации, является привлечение потенциальных потребителей благодаря паразитированию на их известности. Эта цель достигается в момент, когда привлеченный, в частности доменным именем, пользователь Интернета получает доступ к информации на сайте ответчика. Даже если после этого пользователь сети получит информацию о непринадлежности сайта владельцу известных товарных знаков, высока вероятность того, что он заинтересуется условиями размещенного на сайте коммерческого предложения, то есть владелец сайта получит преимущество перед конкурентами, используя известность и репутацию другого юридического лица.

Сложность споров, в которых поднимается вопрос о недобросовестности действий того или иного участника экономического оборота, состоит в том, что в большинстве случаев такие действия формально будут соответствовать или не противоречить закону. Трудность рассмотрения подобных дел также заключается в определении стандартов доказывания недобросовестных действий.

Ранее Президиум ВАС РФ уже обращался к данной проблеме и выделил несколько форм недобросовестных действий в сфере интеллектуальной собственности, таких, как регистрация схожих средств индивидуализации, создающих смешение в глазах потребителя (Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 N 3691/06 по товарному знаку NIVEA), регистрация средств индивидуализации, повторяющих известные товарные знаки (Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 N 2979/06 по товарному знаку "НЕВСКОЕ"), производство упаковки с использованием чужих товарных знаков для последующей продажи третьим лицам (Постановление Президиума ВАС РФ от 10.03.2009 N 14962/08 по товарному знаку "Геральдический щит с бутылкой и зубром"), регистрация доменных имен с использованием чужих товарных знаков для продажи товаров известных производителей (Постановление Президиума ВАС РФ от ), недобросовестная реклама (Постановление Президиума ВАС РФ от 06 .04.2004 N 14685/03 по товарному знаку "Фольксваген").

Правовой подход Президиума ВАС РФ по указанным делам прежде всего ориентирует на юридическую квалификацию правоотношений в их контексте, что полностью отвечает требованиям обеспечения эффективной защиты от недобросовестной конкуренции.

Примером оценки добросовестности участников спора о доменном имени может служить Постановление Президиума ВАС РФ по делу N А56-46111/2003. В данном деле Президиум ВАС РФ для квалификации добросовестности действий участников спора обратился к стандартам международного права, отраженным в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) 24.10.1999, и Правилах по единообразной политике разрешения споров в связи с доменными именами ICANN, а также оценил решение, вынесенное административной группой Центра посредничества и арбитража Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС).

Суть спора заключалась в конфликте двух лиц, претендующих на доменное имя denso.com. Одно из них, японская компания Denso Corporation (далее - компания Denso Corporation, компания), являлось владельцем товарного знака denso и бывшим владельцем указанного доменного имени, а другое, общество с ограниченной ответственностью "ДенСо" (далее - общество "ДенСо", общество), - фактическим владельцем этого доменного имени и владельцем фирменного наименования "ДенСо".

Изначально (с 1996 года) спорное доменное имя было зарегистрировано и использовалось компанией Denso Corporation. Однако в 2000 году из-за технической ошибки компания не продлила регистрацию доменного имени. Через несколько дней домен был зарегистрирован другим лицом и впоследствии переуступлен обществу "ДенСо". Общество использовало доменное имя denso.com для размещения новостных материалов, которые копировались с других сайтов.

Японская компания пыталась вернуть доменное имя, в котором использовался ее товарный знак, однако во внесудебном порядке спор не был урегулирован.

Учитывая тот факт, что доменное имя относилось к родовым доменам первого уровня международной зоны .com, для него предусматривался особый порядок регистрации, а также рассмотрения возможных споров. Данный порядок применяется на основе типового соглашения о регистрации любого доменного имени в зоне .com. На его применение общество "ДенСо" согласилось при регистрации своего доменного имени.

По этой причине компания Denso Corporation обратилась в Центр посредничества и арбитража ВОИС с жалобой в связи с регистрацией обществом "ДенСо" доменного имени denso.com и с требованием о передаче компании этого доменного имени, поскольку его регистрацией нарушены ее исключительные права на товарный знак denso и фирменное наименование.

Решением административной группы Центра посредничества и арбитража ВОИС от 13.11.2003 признано, что общество "ДенСо" зарегистрировало и использовало доменное имя denso.com недобросовестно. На основании § 4 (i) Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами ICANN и § 15 Правил по единообразной политике разрешения споров в связи с доменными именами ICANN требование компании Denso Corporation о передаче ей названного доменного имени удовлетворено.

В соответствии с § 4 (k) указанной Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами ICANN решение административной группы приостанавливается, если одна из сторон в споре в течение 10 дней после его вынесения обращается в государственный суд в связи со спором о регистрации доменного имени.

Этим положением и воспользовалось общество, обратившись в арбитражный суд с иском о признании права пользования доменным именем denso.com.

(Основные правовые проблемы при рассмотрении данного спора в арбитражных судах состояли в определении стандартов добросовестного поведения при регистрации доменных имен и доказывании возможных недобросовестных действий. - Прим. авт.)

Президиум ВАС РФ постановил, что в подобного рода делах, имеющих трансграничный характер, для установления содержания честных обычаев, к которым отсылает статья 10.bis Парижской конвенции, могут использоваться положения Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами ICANN и Правила по единообразной политике разрешения споров в связи с доменными именами ICANN.

В соответствии с разделом 4 Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами ICANN регистрация доменного имени может быть аннулирована, если:

1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;

2) у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;

3) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно (в частности с целью перепродажи, сдачи в аренду или иной передачи доменного имени владельцу товарного знака).

Первое условие было установлено, поскольку доменное имя denso.com фактически воспроизводит товарный знак японской компании Denso Corporation.

В отношении второго условия Президиум ВАС РФ отметил, что на момент регистрации доменного имени denso.com за обществом "ДенСо" (12.10.2000) у него не было прав на товарный знак с таким же обозначением. Не могло служить доказательством наличия законных прав и фирменное наименование общества, поскольку оно было зарегистрировано за день (11.10.2000) до получения прав на доменное имя denso.com и никогда не использовалось для реального предложения товаров и услуг под данным наименованием.

Третье условие было наиболее сложным для юридической оценки правоотношений, поскольку в деле отсутствовали прямые доказательства недобросовестных действий общества.

Основываясь на совокупности представленных сторонами доказательств, Президиум ВАС РФ сделал вывод о том, что общество "ДенСо" знало или не могло не знать о существовании правообладателя товарного знака denso - японской компании Denso Corporation; у общества не было реального намерения самому использовать спорное обозначение в коммерческом обороте, регистрация товарного знака со сходным словесным обозначением преследовала лишь цель избежать аннулирования регистрации доменного имени в соответствии с Единообразной политикой по разрешению споров в связи с доменными именами ICANN. Действия российского лица в итоге были признаны недобросовестными (Постановление Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 N 5560/08) .

В данном деле Президиум ВАС РФ определил правовую позицию, в соответствии с которой должны оцениваться все имеющиеся доказательства в их совокупности, в том числе реальные намерения участников правоотношения и преследуемые ими цели на основе принципов доказывания, закрепленных в главе 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Применительно к теме настоящей статьи наряду с приведенным примером обращают на себя внимание и другие споры, связанные с использованием средств индивидуализации в доменных именах в сети Интернет.

По делу N А40-47499/10-27-380 компания G.H. Mumm & Cie (далее - компания) обратилась в арбитражный суд с иском к гражданину Ю. о защите исключительных прав на товарный знак путем запрета ответчику использовать товарный знак MUMM, принадлежащий истцу, в доменном имени mumm.ru в сети Интернет.

К участию в деле в качестве третьего лица привлечена автономная некоммерческая организация "Региональный сетевой информационный центр" (администратор национального российского домена первого уровня .ru; далее - региональный центр).

Решением суда в иске отказано.

Постановлением апелляционного суда решение суда первой инстанции отменено, иск удовлетворен.

Судом кассационной инстанции Постановление апелляционного суда отменено, решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Из материалов дела следовало, что компания является правообладателем международного товарного знака MUMM, зарегистрированного 19.08.1986 в отношении товаров 32-го и 33-го классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): ферментные и газированные напитки, французские вина, именно шампанское, шипучие вина, вина, алкогольные напитки и водка, ликеры и спиртные напитки.

В силу Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 года указанный товарный знак имеет международную охрану, в том числе и на территории Российской Федерации.

Ю. с 24.09.2009 по 25.12.2010 (в период рассмотрения данного дела судами трех инстанций) являлся администратором домена mumm.ru.

Сочтя, что Ю., используя словесное обозначение MUMM в доменном имени, нарушает исключительные права владельца товарного знака, компания обратилась в арбитражный суд.

Суд первой инстанции, отказывая в иске, пришел к выводу, что факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, не свидетельствует о нарушении исключительных прав истца, поскольку доказательств использования ответчиком доменного имени mumm.ru в коммерческой деятельности не представлено.

Суд апелляционной инстанции иск удовлетворил, отменив решение суда первой инстанции как не соответствующее положениям статьи 1484 ГК РФ, и указал, что вывод об отсутствии оснований для удовлетворения иска в связи с недоказанностью использования данного доменного имени в коммерческой деятельности не соответствует пункту 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ, поскольку наличие права администрирования доменного имени второго уровня, тождественного товарному знаку истца, без разрешения правообладателя создает угрозу нарушения исключительного права истца на товарный знак и является препятствием для использования товарного знака путем размещения его в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Суд кассационной инстанции, отменяя постановление суда апелляционной инстанции и оставляя в силе решение суда первой инстанции, также исходил из того, что исключительные права истца на товарный знак ответчиком не нарушены.

Отменяя решение суда первой инстанции и постановление кассационного суда и оставляя без изменения постановление апелляционного суда, Президиум ВАС РФ указал, что суды первой и кассационной инстанций не учли следующее.

Судами было установлено, что при регистрации домена mumm.ru использовано словесное обозначение MUMM, тождественное товарному знаку, принадлежащему компании.

Из материалов дела следовало, что компания была зарегистрирована в Торговом реестре и Реестре обществ Реймс (Франция) 16 декабря 1920 года, являлась правообладателем товарного знака MUMM с 19 августа 1986 года, производила шампанские вина под маркой MUMM, таким образом, обладала законными правами и интересами в отношении доменного имени mumm.ru.

Между тем в российской зоне сети Интернет доменное имя mumm.ru администрировалось Ю. - лицом, не имеющим отношения к бизнесу компании и не получившим ее согласия на использование товарного знака.

У Ю. не было каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени mumm.ru, поскольку он не являлся и не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования его компании. Ответчик не представил доказательств наличия других законных интересов в использовании спорного обозначения.

Из материалов дела следовало и ответчиком не оспаривалось, что сайт с доменным именем mumm.ru фактически не использовался им с момента перехода к нему прав по администрированию домена.

По сведениям регионального центра, Ю. 25.12.2010 передал права по администрированию домена mumm.ru новому администратору - Dilshobek R. Dadajanov, зарегистрированному в городе Андижане (Республика Узбекистан), что подтверждает отсутствие у ответчика намерения использовать сайт со спорным доменным именем.

С учетом изложенного действия Ю. по использованию в доменном имени mumm.ru товарного знака MUMM были квалифицированы как акт недобросовестной конкуренции, создающий препятствия компании для размещения информации о ней и ее товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушающий исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ (Постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 N 18012/10) .

Компания "АЛЛТЕК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" (далее - компания) обратилась в арбитражный суд с иском к гражданину М. и обществу с ограниченной ответственностью "НЕТФОКС" (далее - ООО "НЕТФОКС") о признании действий М. по администрированию доменного имени "АЛЛТЕК.РФ" нарушением исключительного права истца на использование товарного знака alltech, фирменного наименования компании и коммерческого обозначения "Группа "АЛЛТЕК"; о запрете М. использовать обозначение, сходное до степени смешения с указанными средствами индивидуализации; об обязании М. аннулировать регистрацию доменного имени; о признании преимущественного права регистрации доменного имени за истцом; о взыскании с М. 50 000 руб. компенсации на основании пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Решением суда первой инстанции в иске отказано.

Апелляционным судом указанное решение отменено. Действия М. по администрированию доменного имени "АЛЛТЕК.РФ" признаны нарушающими исключительное право компании на товарный знак и коммерческое обозначение. Суд запретил М. использовать в доменном имени "АЛЛТЕК.РФ" обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, фирменным наименованием и коммерческим обозначением компании, обязал ООО "НЕТФОКС" аннулировать регистрацию указанного доменного имени на М. Производство по требованию о признании преимущественного права компании на регистрацию доменного имени "АЛЛТЕК.РФ" прекращено.

В кассационной жалобе М. просил постановление апелляционного суда отменить, в иске отказать. По его мнению, сам по себе факт использования им в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, не свидетельствует о нарушении исключительных прав истца; доказательств злоупотребления правом со стороны ответчика при регистрации домена в материалах дела не имеется.

Из материалов дела следовало, что в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.07.2009 за компанией зарегистрирован товарный знак alltech в отношении товаров и услуг по 01, 02, 08, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 27, 32 - 37, 39 - 41, 45-му классам МКТУ.

Истец обратился к закрытому акционерному обществу "Региональный сетевой информационный центр" (далее - ЗАО "РСИЦ") с заявкой на регистрацию доменного имени "АЛЛТЕК.РФ" и получил отказ в связи с тем, что доменное имя зарегистрировано за другим лицом (М.).

Суд первой инстанции исходил из того, что заявка М. на регистрацию доменного имени "АЛЛТЕК.РФ" подана в ООО "НЕТФОКС" раньше заявки истца. Данное обстоятельство позволило суду сделать вывод о том, что М. стал законным администратором указанного доменного имени, и отказать в иске.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции как не соответствующее положениям статьи 1484 ГК РФ и частично удовлетворил иск, указав, что администрирование доменного имени, тождественного товарному знаку истца, без разрешения правообладателя создает угрозу нарушения исключительного права истца на товарный знак и препятствует использованию товарного знака путем размещения его в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Кассационная инстанция согласилась с указанным выводом.

С учетом того, что компания обладает законными интересами в отношении доменного имени "АЛЛТЕК.РФ", а в российской зоне сети Интернет указанное доменное имя администрируется М. - лицом, не имеющим отношения к бизнесу компании и не получившим ее согласия на использование объектов исключительных прав, то есть не имеющим законных прав и интересов в отношении спорного доменного имени, при указанной ситуации права по администрированию домена "АЛЛТЕК.РФ" предоставляют М. реальную возможность привлекать на свой домен потенциальных потребителей продукции истца. В связи с этим действия М. квалифицированы как акт недобросовестной конкуренции, поскольку препятствовали компании размещать информацию о себе и своих товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушали исключительное право истца.

Вывод суда первой инстанции о том, что истец как субъект предпринимательской деятельности несет риск ответственности за несвоевременную (по истечении срока приоритетной регистрации) подачу заявки на регистрацию доменного имени "АЛЛТЕК.РФ" на свое имя, признан противоречащим пункту 1 статьи 1484, пунктам 1 и 5 статьи 1229 ГК РФ (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.01.2012 по делу N А56-12148/2011) .

Вместе с тем судебная практика по изложенному вопросу имеет примеры и другой оценки судами действий ответчиков.

Общество с ограниченной ответственностью "Максимус" (далее - ООО "Максимус") обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Магазин Техники 10" (далее - ООО "Магазин Техники 10") о прекращении нарушения исключительных прав на товарный знак и взыскании 350 000 руб. компенсации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено ЗАО "РСИЦ".

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения Постановлением апелляционного суда, в иске отказано.

В кассационной жалобе ООО "Максимус" просило принятые судебные акты отменить, полагая, что выводы судов расходятся с правовой позицией ВАС РФ, изложенной в Постановлении Президиума от 18.05.2011 N 18012/10.

Из материалов дела следовало, что истец является правообладателем комплексного товарного знака по свидетельству N 296671 с приоритетом от 08.02.2005 и сроком действия регистрации до 08.02.2015. Указанный товарный знак включает словесно-графическое изображение BALTMAXIMUS и зарегистрирован по следующим классам МКТУ: 35 - демонстрация бытовой техники и электроники; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров, а именно бытовой техники и электроники (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами, а именно бытовой техникой и электроникой).

За ООО "Магазин Техники 10" 15.11.2010 в период открытой регистрации и по единственной заявке регистратором (ЗАО "РСИЦ") было зарегистрировано доменное имя "балтмаксимус.рф".

Считая, что администратор домена нарушил его права, владелец товарного знака обратился в арбитражный суд со ссылкой на статьи 1484, 1515 ГК РФ.

Суды исходили из недоказанности истцом в порядке статьи 65 АПК РФ совокупности критериев для установления наличия в действиях ответчика акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10.bis Парижской конвенции, и отказали в иске.

Суды установили, что регистрация доменного имени не препятствовала истцу использовать свой товарный знак в предпринимательских целях по зарегистрированным классам МКТУ, не создавала смешения в отношении предприятий, не вводила в заблуждение потребителей. ООО "Максимус" использовало аналогичное доменное имя в латинском алфавите. На основании собранных по делу доказательств суды отказали в иске.

Кассационная инстанция в пределах полномочий, установленных статьей 286 АПК РФ, оставила принятые судебные акты без изменения (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.04.2012 по делу N А21-4371/2011) .

Закрытое акционерное общество "Инфора" (далее - ЗАО "Инфора") обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "НЕТФОКС" (далее - ООО "НЕТФОКС") о запрете последнему использовать в доменном имени infora.spb.ru товарного знака ЗАО "Инфора" по свидетельству N 418476, а также о взыскании 100 000 руб. компенсации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ЗАО "РСИЦ".

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда, в иске отказано.

В кассационной жалобе ЗАО "Инфора", ссылаясь на нарушение норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просило принятые судебные акты отменить, иск удовлетворить.

По мнению подателя жалобы, материалы дела подтверждали сходство до степени смешения используемого ответчиком обозначения в доменном имени и товарного знака истца; доменное имя представляет собой технический способ адресации к компьютерной программе - интернет-сайту, без которого невозможно вести хозяйственную деятельность в сети Интернет; ответчик нарушил исключительное право истца на распоряжение товарным знаком по 42-му классу МКТУ; ООО "НЕТФОКС" стало правообладателем домена infora.spb.ru 24.04.2010 после регистрации товарного знака ЗАО "Инфора".

Как следовало из материалов дела, 16.09.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрирован комбинированный словесно-изобразительный товарный знак, включающий словесный элемент "Инфора", с приоритетом от 26.05.2008. Согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 418476 правообладателем указанного знака является ЗАО "Инфора".

Истцом был выявлен факт использования товарного знака, выразившийся в администрировании ответчиком доменного имени infora.spb.ru, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 418476, что, по мнению ЗАО "Инфора", является нарушением его исключительных прав.

Из информации, полученной с помощью сервиса WHOIS в сети Интернет, следовало, что с 24.04.2010 ООО "НЕТФОКС" является администратором (владельцем) доменного имени третьего уровня infora.spb.ru.

Согласно нотариальному протоколу осмотра доказательств от 30.12.2010 на сайте infora.spb.ru содержалась информация о том, что указанный домен продается.

В обоснование иска ЗАО "Инфора" указало, что регистрация его права на товарный знак произошла раньше (приоритет от 26.05.2008), чем регистрация ООО "НЕТФОКС" доменного имени infora.spb.ru (24.04.2010).

Суды отказали в иске, придя к выводам, что товарный знак истца отличается от наименования домена, регистрация домена произошла раньше регистрации прав на товарный знак ЗАО "Инфора" и даты государственной регистрации истца (18.12.2007), ООО "НЕТФОКС" не использует доменное имя infora.spb.ru в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

Кассационная инстанция посчитала принятые судебные акты подлежащими отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции на основании следующего.

Из материалов дела видно, что ЗАО "Инфора" является лицом, которое обладает законным интересом в отношении спорного доменного имени.

Напротив, ответчик не представил доказательств наличия каких-либо законных интересов в использовании спорного обозначения.

Материалы дела также подтверждали и ответчик не оспаривал, что сайт с доменным именем infora.spb.ru использовался им для размещения информации о продаже домена, рекламы туристических услуг и другой информации, в том числе новостей.

При таких обстоятельствах кассационная инстанция указала, что действия ответчика по использованию в доменном имени infora.spb.ru словесного элемента товарного знака по свидетельству N 418476 создают препятствия истцу для размещения информации о нем и его товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают его права.

Вывод судов о том, что регистрация домена ответчиком произошла раньше регистрации прав на товарный знак ЗАО "Инфора" и его государственной регистрации в качестве юридического лица, не был подтвержден достаточными доказательствами.

Как указал суд кассационной инстанции, с целью установления обстоятельств использования домена судам следовало предложить ответчику представить дополнительные доказательства, касающиеся его использования до регистрации истцом товарного знака и целей такого использования, а также выяснить, какой вид деятельности осуществляет ответчик в качестве коммерческой организации и обусловлена ли регистрация домена infora.spb.ru осуществлением такой деятельности.

Установление данных обстоятельств имело значение для вывода о том, направлены ли действия ответчика на неправомерное удержание домена, сходного до степени смешения с товарным знаком, либо действия ответчика, зарегистрировавшего домен до регистрации товарных знаков, являются добросовестными. Неполное исследование фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, могло привести к принятию судом неправильного решения (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 22.02.2012 по делу N А56-3597/2011) .

Таким образом, несмотря на несовершенство правового регулирования поднимаемого вопроса, арбитражные суды выработали определенные подходы к рассмотрению указанной категории дел и оценке документов, представляемых участвующими в деле лицами в подтверждение добросовестного поведения.

Еще раз хотелось бы отметить, что приведенная судебная практика ориентирует на юридическую квалификацию правоотношений участников экономического оборота прежде всего в их развитии и сущности, что соответствует требованию обеспечения эффективной защиты от недобросовестной конкуренции.